Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể giúp chủ sở hữu thu lợi nhuận tức thì, sáng tạo của họ sớm được ứng dụng, tránh được những rủi ro thị trường như kết quả sáng tạo của họ có thể bị lạc hậu bởi các công nghệ ra đời sau thay thế. Điều 138, Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức cá nhân khác”. Kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực pháp luật, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không còn bất cứ quyền gì đối với quyền sở hữu công nghiệp đã được chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của minh vương phạm vi được bảo hộ. Quyền sở hữu công nghiệp thông thường được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ và thời hạn bảo hộ nhất định, do đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia và thời hạn bảo hộ được pháp luật cho phép.

1- Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng

- Bên chuyển nhượng: Là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu sáng chế, KDCN, TKBT, nhãn hiệu có thể là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ hoặc được chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu TTM, BMKD, nhãn hiệu nổi tiếng là những chủ thể đang sử dụng hợp pháp đối tượng đó. Trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu của nhiêu người thì việc chuyển nhượng phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu (sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất).

- Bên được chuyển nhượng: Là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu được sử dụng, khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp. Thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, bên được chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, có các quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Riêng đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu thì bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Các bên trong hợp đồng chuyển nhượng có thể ủy quyền cho các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt minh tham gia giao kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp là bên thứ ba đại diện cho bên chuyển giao quyền hoặc bên nhận chuyển giao quyền.

Trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung (đồng sở hữu) thì phải có văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng này. Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đăng ký bảo hộ, đây là một tài liệu pháp lý quan trọng trong hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SCHN tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (điểm 47.1.d Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011).

2- Đối tượng và giới hạn của hợp đồng chuyển nhượng

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: quyền sở hữu đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, TKBT mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, TTM, BMKD.

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là toàn bộ hoặc một phần khối lượng bào hộ Ví dụ: Công ty A là chủ sở hữu của nhãn hiệu “X” đăng ký cho các hàng hoá, dịch vụ của các nhóm 3,5,9. Công ty A thoả thuận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “X” nhóm 9 cho Công ty B và vẫn là chủ sở hữu nhãn hiệu “X cho các hàng hoá ở nhóm 3,5

• Điều kiện hạn chế riêng đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp:

Đối với CDĐL: Vì CDĐL là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, gắn liền với những đặc sản của một địa phương, vùng, miền nhất định, nên quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL không thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng (khoản 2 Điều 139 Luật sở hữu trí tuệ).

Đối với TTM: Vì TTM gắn liền hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh nên quyền đối với TTM chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới TTM đó (khoản 3 Điều 139 Luật sở hữu trí tuệ).

Đối với nhãn hiệu: Các giới hạn chuyển nhượng nhãn hiệu thể hiện qua các quy định sau:

Thứ nhất, việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu không được gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Quy định này xuất phát từ chức năng của nhãn hiệu là dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể những trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu nào bị cấm với lý do gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu thường bị Cục sở hữu trí tuệ từ chối đăng ký trong một số trường hợp việc chuyển nhượng bị xem là có khả năng gây nhầm lẫn về đặc tính hay nguồn gốc của hàng hoá dịch vụ như:

+ Trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu có chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với TTM của bên chuyển nhượng (ví dụ: nhãn hiệu trùng với thành phần tên riêng trong TTM của bên chuyển nhượng) thì việc chuyển nhượng riêng nhãn hiệu có thế bị từ chối, vì việc chuyển nhượng riêng nhãn hiệu co thể khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Khoản 3 Điều 139 Luật sở hữu trí tuệ quy định: "Quyền đối với TTM chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới TTM đó ” nhưng trong thực tiễn, rất ít trường hợp tổ chức, cá nhân khi chuyển nhượng nhãn hiệu (trùng với TÔM) lại chuyển nhượng cả TTM cùng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới TTM đó.

+ Chuyển nhượng một trong số những nhãn hiệu liên kết cũng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ khi các nhãn hiệu liên kết này lại thuộc quyền sở hữu của các chủ thể khác nhau. Do đó, việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu liên kết phải được thực hiện đồng thời với tất cả các nhãn hiệu liên kết, để tránh gây nên sự nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Vì vậy, để xử lý những trường hợp này khi pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa có quy định thống nhất, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp đã cho phép ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng khi các bên ưong hợp đồng chứng minh được việc chuyển nhượng không gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ví dụ: Năm 2007, Công ty CHEVRON CORPORATION (tại Hoa Kỳ) (bên chuyển nhượng) ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho Cong ty CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC (US) (bên nhận chuyển nhượng) và yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển nhượng 06 GCNĐKNH trong đó có GCNĐKNH số 5531: nhãn hiệu “CHEVRON, hình” và GCNĐKNH số 5532: nhàn hiệu “CHEVRON, hình”. Hồ sơ chuyển nhượng cho các nhãn hiệu trên bị từ chối ghi nhận chuyển nhượng một phần (phần chuyển nhượng các nhãn hiệu “CHEVRON, hình” đang được bảo hộ theo các GCNĐKNH số 5531, 5532 vì lý do: việc chuyển nhượng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, cụ thể: (ic) tương tự với nhãn hiệu “CHEVRON”, “CHEVRON hình” đang được bảo hộ theo các GCNĐKNH 5533, 82806, 82807 vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng; (ii) có chứa yếu tố “CHEVRON” trùng với TTM của bên chuyển nhượng.

Để được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nói trên, bên chuyển nhượng đã phân, bổ sung các tài liệu thể hiện: (i) Bên chuyển nhượng đã nộp đơn chuyển nhượng các GCNĐKNH số 5533, 82806, 82807 cho bên nhận chuyển nhượng để chứng minh việc chuyển nhượng toàn bộ các nhãn hiệu liên kết; (ii) Tuyển bổ khí giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, theo đó, hai bên tuyên bố cùng là công ty con thuộc tập đoàn CHEVRON, việc chuyển nhượng nêu trên là một phần trong chiến lược thống nhất quản ký nhãn hiệu của Tập đoàn, do vậy việc chuyển nhượng các nhãn hiệu nêu lên sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm. Cục sở hữu trí tuệ sau đó đã chấp nhận lập luận và bằng chứng nêu trên của chủ đơn và ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Thứ hai, để đảm bảo chất lượng, danh tiếng ổn định của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng phải bảo đảm duy trì uy tín của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng đó.

Thứ ba, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu.

Quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất, hoặc dịch vụ do mình cung cấp”. Tuy nhiên, bên thực tế, để đơn giản hoá thủ tục hành chính, việc thẩm định các tài liệu chứng minh bên nhận chuyển nhượng có chức năng sản xuất các hàng hoá hoặc kinh doanh các dịch vụ mang nhãn hiệu chỉ được đặt ra khi có tranh chấp liên quan đến quyền đăng ký nhãn hiệu.

Riêng đối với trường hợp nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: khi thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cũng đòi hỏi bên nhận chuyển nhượng phải là các tổ chức tập thể/tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận để đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng và khai thác có hiệu quả các nhãn hiệu đó. Trong hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cũng đòi hỏi phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của bên nhận chuyển nhượng.

3- Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng. Trong trường hợp bên chuyển nhượng có đồng chủ sở hữu thì phải có sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu (ví dụ: văn bản đồng ý của tất cả các đồng sở hữu; hoặc thỏa thuận ủy quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu).

- Căn cứ chuyển nhượng: Đối với quyền sở hữu công nghiệp đã được đăng ký, căn cứ chuyển nhượng chính là văn bằng bảo hộ đang còn hiệu lực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như: bằng độc quyền sáng chế, KDCN; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu... Trường hợp quyền sở hữu trí tuệ được phát sinh tự động thì bên chuyển nhượng phải cung cấp các chứng cứ chứng minh quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp của mình.

- Đối tượng chuyển nhượng: Các bên có thể thỏa thuận đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng là toàn bộ quyền sở hữu đối với toàn bộ khối lượng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc một phần khối lượng bảo hộ.

- Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp do các bên thỏa thuận. Trong một số trường hợp (như bên chuyển nhượng hoặc bên được chuyển nhượng là tổ chức nhà nước hoặc có vốn do Nhà nước góp liên doanh) thì giá chuyển nhượng có thể theo khung giá do pháp luật quy định.

- Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên: Các bên có thể thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên bao gồm: Trả tiền chuyển nhượng theo mức và theo cách thức do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển nhượng không đền bù; nghĩa vụ đăng ký hợp đồng; nộp thuế chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật về thuế;

- Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ đối với người thứ ba; giải quyết các tranh chấp với người thứ ba nếu việc chuyển nhượng gây nên tranh chấp có; điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp...

Về nguyên tắc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là một loại hợp đồng dân sự, vì vậy sẽ phải dựa trên nguyên tắc của luật dân sự là “tự do. tự nguyện cam kết, thỏa thuận”. BLDS năm 2015 đã bỏ quy định về điều khoản cơ bản trong hợp đồng và giành quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng cho các bên giao kết, miễn là “không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”. Trong khi đó, Điều 140 Luật sở hữu trí tuệ liệt kê các nội dung mà hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp “phải có”, được hiếu đây là những điều khoản chủ yếu, mang tính “bắt buộc” trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Theo nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có quyền tự do đàm phán về những điều khoản mà họ cho là cần thiết và hợp lý, miễn là “không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”. Do đó, quy định về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ nên đưa ra những nội dung mang tính “tham khảo”, gợi ý cho các bên có thể tự do lựa chọn khi giao kết hợp đồng.

4- Hình thức và đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thể hiện dưới hình thức văn bản. Bên cạnh điều kiện về nội dung và hình thức của hợp đồng chuyển nhượng, tùy thuộc đối tượng sở hữu công nghiệp, một số hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp còn phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Cục sở hữu trí tuệ. Cụ thể, đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng kí (như: quyền sở hữu đối với sáng chế, TKBT mạch tích hợp bán dẫn, KDCN, nhãn hiệu), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 149 Luật sở hữu trí tuệ và được hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.